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Infracción de marcas: el Tribunal Supremo consolida el derecho al 1% de la cifra de negocios en el caso «FUT DRAFT»

La Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil), ha dictado una sentencia de gran relevancia en materia de infracción de marcas, al pronunciarse sobre el uso del signo “FUT DRAFT” en el sector del videojuego y, especialmente, sobre el alcance de la indemnización cuando se declara la vulneración del derecho exclusivo.

La resolución confirma la existencia de infracción marcaria, descarta la aplicación de la regalía hipotética basada en un contrato de patrocinio y reconoce la procedencia de la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios prevista en el art. 43.5 de la Ley de Marcas.

Hechos probados | Infracción de marcas por el uso del distintivo «FUT DRAFT»

El titular de varias marcas denominativas registradas para productos y servicios relacionados con “FUTBOL DRAFT” interpuso demanda por infracción de marcas, ejercitando acciones declarativa, de cesación, remoción e indemnización de daños y perjuicios.

La demandada, empresa dedicada al desarrollo y comercialización de videojuegos, utilizaba el signo “FUT DRAFT” para identificar una funcionalidad integrada en uno de sus productos digitales.

El núcleo del litigio consistía en determinar si dicho uso en el tráfico económico constituía una infracción de marcas y, en su caso, cómo debía cuantificarse la indemnización correspondiente.

Itinerario procesal | La evolución de la infracción de marcas en sede judicial

Primera instancia (Juzgado de lo Mercantil de Madrid)

El juzgado desestimó íntegramente la demanda por infracción de marcas y estimó la reconvención de la demandada. Declaró la nulidad por mala fe de una de las marcas más recientes del actor —para determinadas clases— y acordó su cancelación registral.

Apelación (Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª)

La Audiencia Provincial de Madrid revocó parcialmente la sentencia.

Declaró la existencia de infracción de marcas por el uso del signo “FUT DRAFT”, ordenó el cese y la retirada del tráfico económico de los productos identificados con el signo infractor y desestimó la reconvención.

No obstante, rechazó conceder indemnización al considerar que no se habían acreditado bases suficientes para cuantificar la cifra de negocios atribuible a la funcionalidad infractora.

Recursos ante el Tribunal Supremo

Frente a esta decisión, la parte actora interpuso recurso por infracción procesal y recurso de casación.

El debate ante el Supremo se centró exclusivamente en la indemnización derivada de la infracción de marcas, planteando dos criterios alternativos:

• La regalía hipotética (art. 43.2.b LM).
• Subsidiariamente, la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios (art. 43.5 LM), en relación con el art. 219 LEC.

Infracción de marcas y regalía hipotética | La improcedencia del contrato de patrocinio

El recurrente pretendía fijar la indemnización por infracción de marcas tomando como referencia un contrato de patrocinio suscrito años antes entre las mismas partes.

El Tribunal Supremo distingue con claridad entre:

• Licencia de marca, en la que el precio retribuye el uso o explotación del signo ajeno.
• Contrato de patrocinio, en el que el precio remunera el aprovechamiento publicitario de la notoriedad del patrocinado para promocionar al patrocinador.

Aunque el contrato incluía una autorización de uso de marcas, esta estaba limitada a la promoción del propio acuerdo y excluía expresamente que pudiera considerarse una licencia de derechos de propiedad industrial.

Rechazo del criterio de la regalía hipotética

El Supremo concluye que el contrato de patrocinio no constituye un parámetro idóneo para determinar cuál habría sido el precio de una licencia en un supuesto de infracción de marcas.

El importe pactado respondía al valor publicitario del patrocinador y no al valor económico de explotación de la marca “FUTBOL DRAFT”.

Resultado: se desestima la indemnización basada en regalía hipotética.

Infracción de marcas e indemnización mínima del 1% | Función compensatoria

La cuestión central de la sentencia radica en la aplicación del art. 43.5 LM.

La Sala razona que la Audiencia Provincial declaró la existencia de infracción de marcas y no negó la posibilidad de perjuicio. La negativa a indemnizar se fundamentó únicamente en la insuficiencia de prueba para concretar la cifra de negocios atribuible a la funcionalidad infractora.

El art. 43.5 LM tiene como finalidad evitar que la infracción de marcas quede sin compensación por la mera dificultad probatoria en la cuantificación del daño.

Solo en supuestos excepcionales —cuando se acredite que no pudo existir perjuicio alguno— cabría excluir esta indemnización mínima.

Condena genérica y liquidación posterior

El Tribunal Supremo admite que la sentencia pueda contener una condena genérica al pago del 1% de la cifra de negocios derivada de la infracción de marcas, aun sin fijar cuantía exacta en el procedimiento principal.

La determinación concreta podrá ventilarse en un procedimiento ulterior, conforme a una interpretación flexible de los arts. 209 y 219 LEC.

Resultado: se reconoce la procedencia de la indemnización mínima del 1% y se abre la vía para su liquidación posterior.

Fallo del Tribunal Supremo | Refuerzo frente a la infracción de marcas

La Tribunal Supremo:

• Mantiene la declaración de infracción de marcas.
• Confirma las medidas de cese y retirada del signo infractor.
• Rechaza la cuantificación mediante regalía hipotética basada en un contrato de patrocinio.
• Estima la aplicación del art. 43.5 LM y reconoce el derecho al 1% de la cifra de negocios.
• Condena a la demandada al pago de las costas de primera instancia.

Conclusión | La indemnización mínima como garantía en la infracción de marcas

La sentencia consolida una interpretación eficaz y protectora del régimen indemnizatorio en materia de infracción de marcas. Declarada la vulneración del derecho exclusivo, el titular no puede quedar sin resarcimiento por la mera dificultad de acreditar con precisión el volumen de negocio del infractor.

El 1% de la cifra de negocios actúa como garantía mínima de compensación y refuerza la efectividad real del sistema de protección marcaria en el ámbito civil.